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¿Apropiación indebida de marca?
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¿apropiación indebida de marca?
La situación es la siguiente: existe un nuevo producto/proyecto al que se le quiere dar nombre, y a nuestro administrador se le ocurre la marca más apropiada fuera de su horario laboral.
¿Puede un administrador reservar (patentar) para si una marca que se usará para identificar el producto/proyecto que realizará la empresa? ¿Puede la empresa y/o accionistas reclamar la titularidad de dicha marca al entenderse que si la empresa destina esfuerzos para darla a conocer, ésta debería acabar siendo un activo más de la misma?
¿Puede un administrador reservar (patentar) para si una marca que se usará para identificar el producto/proyecto que realizará la empresa? ¿Puede la empresa y/o accionistas reclamar la titularidad de dicha marca al entenderse que si la empresa destina esfuerzos para darla a conocer, ésta debería acabar siendo un activo más de la misma?
Estimado Bernat,
Efectivamente cualquier persona puede solicitar el Registro de una Marca, que no es tanto "reservar" en el sentido estricto del término aunque si es cierto que la solicitud le garantiza un derecho de prioridad sobre el distintivo en cuestión. Ahora bien, si la solicitud se hace con mala fe, y con ánimo de fraude, es posible reivindicar el distintivo o bien solicitar su nulidad (en vía judicial, es decir ante los Tribunales, si la solicitud es Nacional, ya que si fuera de marca comunitaria, podría servir el argumento de la mala fe, como oposición al Registro en el propio procedimiento ante la OAMI). En este caso concreto, y si la solicitud de Registro de marca es en la OEPM (Oficina Española), es posible que pudiera basarse una oposición a la marca en base a un derecho anterior (el derecho de prioridad de la patente a la que el producto identificará..., pero deberíamos hacer un estudio de esa posibilidad).
Nuestra firma, especializada en pantes y marcas, te ofrece todos sus servicios y el asesoramiento que necesites en todo momento. Si deseas contactar con nosotros puedes hacerlo en:
GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS
Patentes y Marcas Abogados
Propiedad Industrial e Intelectual
info@garciadominguez.com
http://www.garciadominguez.com
Tf. 923603020 (Delegación CyL-Norte)
Efectivamente cualquier persona puede solicitar el Registro de una Marca, que no es tanto "reservar" en el sentido estricto del término aunque si es cierto que la solicitud le garantiza un derecho de prioridad sobre el distintivo en cuestión. Ahora bien, si la solicitud se hace con mala fe, y con ánimo de fraude, es posible reivindicar el distintivo o bien solicitar su nulidad (en vía judicial, es decir ante los Tribunales, si la solicitud es Nacional, ya que si fuera de marca comunitaria, podría servir el argumento de la mala fe, como oposición al Registro en el propio procedimiento ante la OAMI). En este caso concreto, y si la solicitud de Registro de marca es en la OEPM (Oficina Española), es posible que pudiera basarse una oposición a la marca en base a un derecho anterior (el derecho de prioridad de la patente a la que el producto identificará..., pero deberíamos hacer un estudio de esa posibilidad).
Nuestra firma, especializada en pantes y marcas, te ofrece todos sus servicios y el asesoramiento que necesites en todo momento. Si deseas contactar con nosotros puedes hacerlo en:
GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS
Patentes y Marcas Abogados
Propiedad Industrial e Intelectual
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http://www.garciadominguez.com
Tf. 923603020 (Delegación CyL-Norte)
Estimados sres,
Por un lado agradecerles sus comentarios, y en un segundo lugar, lamento admitir que no me ha quedado claro. Espero que no les importe que reformule la pregunta:
Si el administrador de nuestra empresa, que conoce y participa de manera activa en el desarrollo de un nuevo producto/proyecto, propone una marca para dicho producto/proyecto, y la registra a su nombre, ¿no debería ser esta marca propiedad de la empresa por considerarse que el administrador es un trabajador de la misma? Porque además se da la circustancia de que el propio administrador es el responsable del producto/proyecto y se le pondrá la marca que él eliga, que por supuesto será la que él quiere registrar a su nombre.
Por un lado agradecerles sus comentarios, y en un segundo lugar, lamento admitir que no me ha quedado claro. Espero que no les importe que reformule la pregunta:
Si el administrador de nuestra empresa, que conoce y participa de manera activa en el desarrollo de un nuevo producto/proyecto, propone una marca para dicho producto/proyecto, y la registra a su nombre, ¿no debería ser esta marca propiedad de la empresa por considerarse que el administrador es un trabajador de la misma? Porque además se da la circustancia de que el propio administrador es el responsable del producto/proyecto y se le pondrá la marca que él eliga, que por supuesto será la que él quiere registrar a su nombre.
Estimados Sres.,
La cuestión que nos plantean no es tanto jurídica sino una cuestión interna de su empresa. Ustedes nos preguntan si "¿no debería ser esta marca propiedad de la empresa por ser el administrador un trabajador de la misma?".
Si la marca debe o no solicitarse a nombre de una empresa o de un particular integrante de la misma, es una cuestión que ustedes deben decidir, teniendo presente la importancia del valor de la marca, más aún en el futuro de su empresa.
El hecho de que el proyecto nazca de una persona concreta, o bien ésta, participe de forma activa en el desarrollo del mismo, no da, desde una perspectiva estrictamente jurídica, el derecho de ser el titular del distintivo con el que dicho producto se comercialice.
Otra cuestión será el derecho que pueda nacer por el mero hecho de ser el "creador" del producto (que dependerá de cual sea el producto) si, el mismo, es susceptible de aplicación de otros derechos inherentes, tales como los derechos de autor o bien, en el caso de que el producto se protegiera mediante patente de invención, dentro de la relación laboral del "inventor" con la empresa - que nada tiene que ver con el registro de la marca- .
Creo que ha quedado sufientemente claro, de no ser así rogamos sean un poco más concretos para poder contestar con mayor exactitud.
Un saludo
GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS
Patentes y Marcas Abogados
La cuestión que nos plantean no es tanto jurídica sino una cuestión interna de su empresa. Ustedes nos preguntan si "¿no debería ser esta marca propiedad de la empresa por ser el administrador un trabajador de la misma?".
Si la marca debe o no solicitarse a nombre de una empresa o de un particular integrante de la misma, es una cuestión que ustedes deben decidir, teniendo presente la importancia del valor de la marca, más aún en el futuro de su empresa.
El hecho de que el proyecto nazca de una persona concreta, o bien ésta, participe de forma activa en el desarrollo del mismo, no da, desde una perspectiva estrictamente jurídica, el derecho de ser el titular del distintivo con el que dicho producto se comercialice.
Otra cuestión será el derecho que pueda nacer por el mero hecho de ser el "creador" del producto (que dependerá de cual sea el producto) si, el mismo, es susceptible de aplicación de otros derechos inherentes, tales como los derechos de autor o bien, en el caso de que el producto se protegiera mediante patente de invención, dentro de la relación laboral del "inventor" con la empresa - que nada tiene que ver con el registro de la marca- .
Creo que ha quedado sufientemente claro, de no ser así rogamos sean un poco más concretos para poder contestar con mayor exactitud.
Un saludo
GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS
Patentes y Marcas Abogados
Mensaje
Estimados Sres,
Reiterarles mi absoluto agradecimiento por sus respuestas y su interes. Volviendo al tema que nos ocupa:
Ustedes señalan que si la marca debe o no solicitarse a nombre de una empresa o de un particular integrante de la misma, es una cuestión que nosotros debemos decidir. Pero a mi me parece que, salvo contrato especificando lo contrario, justamente esto ya está decidido de antemano en el momento que el Artículo 15.1 y siguiente de la LPAT entran en vigor, viniendo a decir que toda invención laboral es de la empresa si el trabajador que la crea tiene contrato en vigor con la empresa y además entra dentro de sus competencias. Nosotros, como accionistas capitalistas de la empresa, no queremos que nuestro administrador vaya registrando a su nombre todas aquellas marcas que irán representando a los productos de la empresa, porque entendemos que las marcas pueden resultar de un valor nada desdeñable para el activo de una empresa.
¿Podemos entonces ampararnos en la mencionada ley para desalentar a nuestro administrador?
Agradeciendo de antemano sus respuestas, reciban un cordial saludo.
Bernat.
Estimados Sres,
Reiterarles mi absoluto agradecimiento por sus respuestas y su interes. Volviendo al tema que nos ocupa:
Ustedes señalan que si la marca debe o no solicitarse a nombre de una empresa o de un particular integrante de la misma, es una cuestión que nosotros debemos decidir. Pero a mi me parece que, salvo contrato especificando lo contrario, justamente esto ya está decidido de antemano en el momento que el Artículo 15.1 y siguiente de la LPAT entran en vigor, viniendo a decir que toda invención laboral es de la empresa si el trabajador que la crea tiene contrato en vigor con la empresa y además entra dentro de sus competencias. Nosotros, como accionistas capitalistas de la empresa, no queremos que nuestro administrador vaya registrando a su nombre todas aquellas marcas que irán representando a los productos de la empresa, porque entendemos que las marcas pueden resultar de un valor nada desdeñable para el activo de una empresa.
¿Podemos entonces ampararnos en la mencionada ley para desalentar a nuestro administrador?
Agradeciendo de antemano sus respuestas, reciban un cordial saludo.
Bernat.
Bernat,
tratemos de diferenciar una cosa de la otra.
De un lado tal como expones la Ley contempla que si un asalariado de una empresa lleva a cabo una creación en base a unos conocimientos que la propia empresa le ha dado, será la empresa la titular de dichos derechos, pero para ello habremos de remitirnos al contrato si sobre esto se hace mención.
Por otro lado está el nombre que vayais a dar a ese proyecto. El hecho de que la comercialización de dicho producto o servicio baya seguida de una marca es una cuestión diferente, si la marca la registra el administador a su nombre, será dicho administrador el titular en exclusiva de dicha marca y podrá impedir el uso a cualquier tercero, (personalmente, REPECTO A LA TITULARIDAD DE LA MARCA, considero que si la empresa es un proyecto común de varios, o BIEN 1.- sea la empresa la titular o 2.- sus administradores cotitulares o bien 3.- lo sea el administrador al que te refieres cediendo éste mediante contrato la explotación de la marca durante un cierto tiempo a la empresa, por ejemplo), lo contrario puede implicar que el día que quiera el administrador se puede ir de la empresa con la marca e impedir que ésta siga explotando el producto con esa marca.
Incido en lo que mi compañero de GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS propone de que sea una decición interna vuestra.
En cualquier caso quedo a vuestra entera disposición para ayudaros a resolver vuestra consulta.
PABLO CASTELLS
Abogado
pcp@bra.es
Avda. Diagonal, 407, 4º 1ª
08008, Barcelona
93 416 14 61
tratemos de diferenciar una cosa de la otra.
De un lado tal como expones la Ley contempla que si un asalariado de una empresa lleva a cabo una creación en base a unos conocimientos que la propia empresa le ha dado, será la empresa la titular de dichos derechos, pero para ello habremos de remitirnos al contrato si sobre esto se hace mención.
Por otro lado está el nombre que vayais a dar a ese proyecto. El hecho de que la comercialización de dicho producto o servicio baya seguida de una marca es una cuestión diferente, si la marca la registra el administador a su nombre, será dicho administrador el titular en exclusiva de dicha marca y podrá impedir el uso a cualquier tercero, (personalmente, REPECTO A LA TITULARIDAD DE LA MARCA, considero que si la empresa es un proyecto común de varios, o BIEN 1.- sea la empresa la titular o 2.- sus administradores cotitulares o bien 3.- lo sea el administrador al que te refieres cediendo éste mediante contrato la explotación de la marca durante un cierto tiempo a la empresa, por ejemplo), lo contrario puede implicar que el día que quiera el administrador se puede ir de la empresa con la marca e impedir que ésta siga explotando el producto con esa marca.
Incido en lo que mi compañero de GARCÍA DOMÍNGUEZ & ASOCIADOS propone de que sea una decición interna vuestra.
En cualquier caso quedo a vuestra entera disposición para ayudaros a resolver vuestra consulta.
PABLO CASTELLS
Abogado
pcp@bra.es
Avda. Diagonal, 407, 4º 1ª
08008, Barcelona
93 416 14 61
