Estudio sobre la marca de color único

Javier Martínez Simón

Abreviaturas y términos

LM o “la Ley española”: Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

OAMI: Oficina de Armonización del Mercado Interior.

OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas.

Primera Directiva: Primera Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

RMC o Reglamento Base: Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.

REMC o Reglamento de Ejecución: Reglamento (CE) 2868/95 de la Comisión.

Reglamento interno de Ejecución: Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

(S)TJCE: (sentencia del) Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

(S)TPI: (sentencia del) Tribunal de Primera Instancias de las Comunidades Europeas.

(S)TS: (sentencia del) Tribunal Supremo español.

Índice

1. Prefacio

2. Primeras posiciones doctrinales

3. Posibilidad actual de las marcas de color único

4. Requisitos generales para su distintividad

5. El color per se ab initio

6. El secondary meaning

7. Requisitos de inscripción

8. La combinación de colores

9. Consideraciones finales

10. Bibliografía

1. Prefacio

En este estudio se analizará a la luz de las normas, jurisprudencia y doctrina española y comunitaria la idoneidad del color para constituir per se un signo con carácter distintivo o, en otras palabras, una marca. Se trata de una cuestión en la que no ha faltado controversia, pues históricamente la tendencia mayoritaria ha sido la de negarlo en cualquier caso. En la actualidad aquellas anquilosadas doctrinas han sido superadas, no obstante mantengan gran trascendencia sus fundamentos, pues sirven para sustentar la necesidad de los estrictos requisitos que se le impone y de la limitada protección que se le otorga a este tipo de marcas.

No carece este asunto de importancia en una sociedad tan sofisticada como la nuestra, puesto que los operadores del tráfico jurídico utilizan nuevas formas de identificación de sus productos y servicios en el mercado, siendo una de ellas una específica tonalidad. De esta forma el color puede llegar a convertirse en un factor de competencia que asocie a los productos o servicios, además de un determinado origen empresarial, una idea de calidad, prestigio, asequibilidad, lujo o exclusividad, entre otras. Los empresarios invierten cuantiosas sumas de dinero en la creación y promoción de sus marcas, por lo que exigirán del Derecho la protección suficiente para que otros competidores con escasos escrúpulos no puedan aprovecharse de su esfuerzo e inversión. Sin embargo, como se ha dicho antes, no debemos olvidar que, como se expondrá a continuación, una sobreprotección de la marca de color único puede causar graves perjuicios a la Competencia en el mercado.

Por otro lado, previamente al análisis, es menester realizar una distinción. No son lo mismo las marcas que se componen exclusivamente de un color o de una combinación de colores que aquellas que contienen algún o algunos colores como un elemento más del signo. Éstas no ofrecen ninguna duda respecto de su aptitud para constituir marcas. Serán las primeras las que –por su polémica- tengan cabida en este estudio.

En adición, como es bien sabido, existen en la Unión Europea marcas con protección a nivel nacional y marcas con protección en todos los países de la unión. Las primeras están reguladas por las leyes nacionales de cada Estado –en nuestro caso por la Ley 17/2001 de Marcas- que a su vez están armonizadas por la Directiva 89/104. Las marcas comunitarias, por su parte, están reguladas por el Reglamento 40/94 sobre la Marca Comunitaria. En este estudio analizaremos la cuestión del color único como marca desde la perspectiva de toda esta normativa que en realidad tiene redacciones muy semejantes.

2. Primeras posiciones doctrinales

Los recelos que tradicionalmente han existido en torno al registro del color per se como marca partían del carácter limitado del número de colores existentes –pues además son sólo siete los fundamentales-. Así se decía que de permitir a un operador inscribir como marca un determinado color, es actuaría en detrimento de los otros que no podrían emplear tal color para distinguir sus productos o servicios. Tal monopolio por parte de un operador supondría un perjuicio para Competencia en el mercado. Es la llamada depletion theory, acuñada por la jurisprudencia norteamericana.

Esta teoría también fue defendida en España por la mayor parte de la doctrina; así, el prestigioso catedrático Fernández-Novoa escribió en su artículo “El color y las formas tridimensionales en la nueva Ley española de Marcas”[1] que “el registro de una marca consistente en una única tonalidad de un color provocaría problemas y dificultades prácticamente insolubles”. Además añadía que “un color carecería –muy probablemente- del requisito básico de la capacidad distintiva” y que “un consumidor medio sería incapaz de diferenciar tonalidades de color próximas o parecidas”.

Otro argumento esgrimido para negar el registro del color era su banalidad, pues al ser un signo tan extremadamente simple impedía que pudiera desarrollar satisfactoriamente funciones distintivas. En virtud de tal argumentación –exponía la teoría- que era aconsejable que permaneciera a la libre disposición de todos los operadores en el tráfico. Sin embargo, como apunta la profesora Domínguez Pérez[2], precisamente por su carácter banal –simple- son signos más fácilmente recordables por el consumidor.

También se ha dicho que el color era poco adecuado para comunicar información precisa, respecto de lo cual analizaremos posteriormente la respuesta que a este argumento han dado la jurisprudencia y la doctrina.

En Estados Unidos surgió una intensa polémica entre el sector doctrinal que estimaba que el color podía poseer carácter distintivo originario o ab initio –al igual que los demás signos- y el que consideraba que sólo podía adquirirlo de forma sobrevenida como consecuencia de su uso en el tráfico –porque el consumidor sólo dejaría de interpretarlo como un mero atributo decorativo cuando le asignase un segundo significado-.

De este modo, la letra g) del artículo 11 de la Ley de Marcas de 1988, en consonancia con las anteriores teorías y a diferencia de la actual redacción del artículo 5, prohibía el registro como marca del color por sí solo –ya fueran colores primarios o tonalidades o matices-. No obstante lo permitía si estaba delimitado por una forma determinada. Así, la antigua Ley se separaba claramente de la Directiva 89/104 que no contenía limitación alguna a la posibilidad de que los colores per se pudieran constituir marcas registradas.

3. Posibilidad actual de las marcas de color único

Actualmente, la Ley de Marcas de 2001 se ha alineado con la Directiva 89/104 y con los Acuerdos ADPIC, abandonado la prohibición de marcas de color único. Tal regulación no gozaba de fácil coordinación con el resto de normas citadas, al permitir éstas que constituyan marcas todos los signos que sean susceptibles de representación gráfica siempre que sean apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras. De igual forma, los acuerdos ADPIC (artículo 151) y el CUP (artículo 6 quinquies. B) parecen admitir que el color per se pueda constituir una marca al no introducirlo como causa de exclusión. En la misma línea, el Tratado de Ginebra sobre Marcas ampara en su articulado las marcas de color único, pues no quedan excluidas de su ámbito de aplicación conforme a su artículo 2.1.

Por otro lado, la doctrina mayoritaria sostiene que los colores pueden cumplir la función diferenciadora de los productos fabricados o servicios prestados por una empresa respecto de los fabricados o prestados por las demás. En este sentido lo han reconocido tanto la OAMI, la jurisprudencia del TJI como el propio TJCE –incluso los tribunales españoles[3]-, siempre que observen determinados requisitos.

Así, sirva de ejemplo la STCE de 6 de mayo de 2003 que resuelve el caso “Libertel Groep BV/Benelux-Merkenbureau” cuando expone: “en efecto, no cabe excluir que existan situaciones en las que un color por sí solo pueda servir de indicación del origen de los productos o servicios de una empresa de los de otras”.

Por su parte la jurisprudencia española no ha tenido prácticamente ocasión de pronunciarse sobre la posibilidad de que un color únicamente pueda constituir una marca. No obstante –como procede el TS en su sentencia de 27 Mar. 2006-, a la luz de la jurisprudencia comunitaria y al ser ésta una materia armonizada y por tanto aplicada e interpretada por el propio TJCE, la doctrina de los Tribunales españoles no podrá desalinease de la marcada por tal jurisprudencia –que es la actualmente defendida por la doctrina mayoritaria española: Bercovitz, Fernández-Novoa, Lobato, González-Bueno, Otero Lastres entre otros-.

No obstante a la creciente jurisprudencia y doctrina sobre el color como marca, poco hay escrito sobre su naturaleza, es decir, sobre la clase de marca de que se trata. El profesor Marco Alcalá, en la obra de colaboración “Comentarios a la Ley de Marcas”, expresa que “las designaciones o denominaciones verbales de letras, números y colores deberán ser obviamente tratadas como marcas denominativas” [4], sin añadir ninguna otra apreciación o argumento. Sin embargo, cuando define las marcas denominativas explica que “son marcas constituidas por una o varias palabras que pueden ser vistas, pueden ser leídas y pueden ser también transmitidas oralmente, pueden ser oídas”. Añade que “una marca denominativa consiste en una o varias palabras que designan directamente el bien o servicio que se pretende identificar”. Por su parte, para la OAMI, una marca denominativa es “una marca mecanografiada”[5]. Pues bien, no parece que una marca de color único tenga cabida en tales definiciones, pues no se trata de una palabra –mecanografiada- por mucho que exista y se use una para definir el color. No se trata de proteger una palabra a la que conceptualmente el lenguaje asigna un determinado color sino al propio color.

Tampoco es posible afirmar que tal marca pueda incluirse entre las gráficas o figurativas, pues no se trata de una imagen o gráfico, sino de algo distinto. Según las propias notas de la OAMI: “el color per se significa que se solicita la protección para uno o varios colores, independientemente de su forma específica o configuración”. Las mencionadas notas clasifican las marcas en denominativas, figurativas, tridimensionales, color per se, marca sonora y otras; y es que no puede ser de otro modo, al no tener cabida en ninguna de las clasificaciones clásicas, es necesario concluir que la marca de color único supone una clase por sí distinta a las demás, con características comunes pero también propias.

4. Requisitos generales para su distintividad

Las marcas de color único, como cualquier otra, deben consistir en signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, que sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras y que no estén incursos en ninguna prohibición absoluta o relativa[6].

En este sentido la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la OAMI, de 3 de julio de 2002, argumenta que no existen diferentes criterios de apreciación para los diversos tipos de marcas, por lo que no es procedente aplicar criterios más rigurosos o imponer requisitos más estrictos al apreciar el carácter distintivo de las marcas de color que los que se aplican a otras categorías de marcas.

Sin embargo, al tratarse de una marca con naturaleza propia y distinta y con un contenido limitado de posibilidades –lo que supone una especial sensibilidad a la monopolización anticompetitiva de su uso por un número reducido de operadores-, la concreción de tales requisitos podrá derivar en determinadas particularidades.

En la sentencia del TJCE de 6 de mayo de 2003 –asunto “Libertel Groep”,- el Tribunal se hace eco de las mencionadas condiciones respecto del color único. En primer lugar, respecto de la necesidad de que consista en un signo, el citado juzgador sostiene que en principio no cabe presumir que un color por sí solo constituya un signo, pues normalmente un color es una simple propiedad de las cosas. No obstante, puede constituir un signo en relación con un producto o un servicio en la medida en que el color se utilice en el mercado sobre productos o servicios con una finalidad de competencia que permita distinguir a éstos de los fabricados o prestados por otros operadores mercantiles.

En este sentido, expresaron el Consejo de la Unión Europea y la Comisión en las Declaraciones conjuntas de 20 de diciembre de 1993, que consideran que el artículo 2 de la Primera Directiva y el artículo 4 del Reglamento Base sobre la Marca Comunitaria no excluyen la posibilidad de registrar como marca una combinación de colores o un solo color “siempre que tales signos permitan distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas”. Igualmente las resoluciones de la Sala de Recurso de la OAMI postulan que, al no mencionar expresamente a los colores el artículo 4 del Reglamento, un color per se puede ser un signo apto para constituir una marca en abstracto y con arreglo a tal disposición[7].

No está demás recordar, por muy obvio que parezca, que el “registro de un signo como marca siempre se solicita respecto de productos o servicios mencionados en la solicitud de registro” (parágrafo 75 de la resolución del caso “Libertel”).

Asimismo, el color debe ser objeto de representación gráfica, de lo que la sentencia del asunto “Libertel” deriva que éste debe ser identificado con exactitud, de forma duradera y objetiva, fácilmente accesible e inteligible. Este citado aspecto de la representación gráfica, como es obvio, es a la vez un requisito material y un requisito formal o de inscripción del color como marca. Es un requisito material y necesario puesto que, al ser un color, imprescindiblemente debe poderse percibir visualmente y reproducir gráficamente. Un color que no se puede reproducir es un color que no puede visualizarse y, por tanto, carente de la capacidad diferenciadora de la que debe gozar un signo distintivo. Es, también, un requisito de inscripción porque afecta al principio de certeza y al funcionamiento del sistema de registro, puesto que una inscripción imperfecta puede dar lugar a una sobreprotección de tonalidades cercanas o incluso a una monopolización del color. Al ser la característica formal la que configura fundamentalmente las peculiaridades de este requisito –de tan elemental que es la material-, se expondrán en el apartado relativo a los requisitos de inscripción.

Por otro lado respecto a su carácter distintivo, señala la citada sentencia del caso “Libertel” que si bien los colores son apropiados para transmitir determinadas asociaciones de ideas y para suscitar sentimientos, en cambio, por su propia naturaleza, resultan poco adecuados para comunicar información precisa, puesto que se emplean ampliamente y de forma habitual en la publicidad y en la comercialización de los productos y servicios por su capacidad de atracción, sin ningún mensaje preciso. Sin embargo, según la sentencia, no estaría justificado deducir de esta apreciación de hecho que esté prohibido, por principio, considerar que los colores por sí solos puedan ser apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras pues, en efecto, no cabe excluir que existan situaciones en las que un color por sí solo pueda servir de indicación de origen de los productos o de los servicios de una empresa.

Para que el color en concreto goce de carácter distintivo, el consumidor debe identificarlo con el origen empresarial, y no percibirlo como mera ornamentación o como un elemento natural del producto. Así, como ponen de manifiesto el Dr. Pelease Capell y la Dra. Solanelles Batlle[8] en su comentario sobre la resolución del llamado caso “Orange”[9], aquellos colores que se identifiquen con el producto y no con el origen empresarial –como el amarillo para limonada o el verde para productos mentolados- o los que guarden alguna conexión con el mismo carecerán del carácter distintivo. Igualmente sucederá con los colores que “se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio”[10], como por ejemplo el marrón-dorado para las latas de cerveza.

A este respecto, la OAMI pone de manifiesto en otra resolución de 3 de julio de 2002 que “la percepción que el público interesado tiene de una marca de color como tal no coincide necesariamente con la de una marca denominativa”, pues mientras que en ésta el público está acostumbrado a reconocerla instantáneamente como signo, en la aquélla no tanto, por lo que deberán tener un carácter independiente y autónomo respecto de los productos que distinguen, de tal forma que, por ejemplo, la marca de color no se confunda con un producto o embalaje de color.

Por otro lado, según apuntan los citados autores, la OAMI omite en la resolución aludida del caso “Orange”, como otro de los factores para que el signo pueda ser considerado distintivo, que éste no debe incurrir en la prohibición absoluta del artículo 7.1.f) del RMC, relativa a las marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres. Sin embargo, esta alusión sí se encuentra en la sentencia del Tribunal de Justicia sobre el caso “Libertel”: “por lo que respecta al registro como marca de colores por sí solos, sin delimitación espacial, el reducido número de colores efectivamente disponibles tiene el resultado de que un pequeño número de registros como marcas para servicios o productos determinados podría agotar toda la paleta de colores disponibles. Un monopolio tan amplio no sería compatible con un sistema de competencia no falseado, principalmente porque incurriría en el riesgo de crear una ventaja competitiva ilegítima en favor de un único operador económico”. Concluye la resolución este argumento apuntando que “es preciso reconocer, en el ámbito del Derecho comunitario de marcas, un interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro”. De esta manera, como ya expuso Fernández-Novoa[11], el Tribunal unifica su doctrina respecto de la aplicabilidad del interés general a las marcas; pues mientras que al fallar el caso “Chiemsee”[12] afirmó la relevancia del mismo en mantener disponibles ciertas indicaciones geográficas, en la sentencia sobre el caso “Baby-dry”[13] no consideró la existencia de un eventual interés general en mantener libremente disponibles las indicaciones descriptivas.

De esta manera deduce la resolución un principio más estadístico que jurídico y, aunque sencillo, puede ser muy útil en la práctica: cuanto mayor sea el número de productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca, mayor es la posibilidad de que el derecho exclusivo conferido por la misma tenga un carácter exorbitante y restrinja indebidamente la disponibilidad de colores y la competencia.

A la misma conclusión llegan los doctores citados en el párrafo anterior cuando expresan que conforme al 7.1.f) RMC “no podrá registrarse ningún color que sea tan esencial para el producto, que otros no podrían competir sin él efectivamente en el mercado”, bien porque afecten a su uso, propósito, costo, calidad o cualesquiera otra característica esencial.

Conforme al artículo 7.1.e) del Reglamento –que se reproduce también la Primera Directiva y en la Ley de Marcas-, carece también del carácter distintivo el color impuesto por la naturaleza del producto, por la forma necesaria de éste para obtener un resultado técnico o la que afecte al valor intrínseco del mismo.

Finalmente, completando las prohibiciones absolutas –que no son sino requisitos negativos, es decir, requisitos donde no debe incurrir el signo en cuestión- y al margen de las relativas que deberán estudiarse caso por caso, el artículo 5.1.i) LM concretiza para el caso de España los artículos 7.1.h) RMC, 3.1.h) Directiva y 6.ter del Convenio de París, al exigir que el color no reproduzca o imite el de la bandera y emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales sin la debida autorización.

El Tribunal de Justicia en el caso “Libertel” reconoce la facultad y atribuye el deber de la autoridad registral competente de realizar un examen in concreto sobre el carácter distintivo del signo en relación con los productos y servicios solicitados. Añade que dicho examen “debe tener en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso”.

5. El color per se ab initio

Como explican los doctores Pelease Capell y Solanelles Batlle en sus comentarios, existe una dicotomía entre los que opinan que el color puede ser ab initio distintivo y quienes postulan lo contrario. Tiempo atrás, puso de manifiesto la doctrina norteamericana que, como todo producto tiene un color, aunque una empresa escoja uno arbitrario y no funcional para identificar sus productos, el público destinatario no suele apreciarlo como indicador del origen empresarial, sino como mero atributo físico u ornamental. Por el contrario, la posición actual parece inclinarse por admitir que un color absolutamente arbitrario y novedoso sirve para diferenciar al producto en el mercado, pudiendo obtener desde el principio la protección como marca. Como señalan los citados autores no es imposible que los consumidores puedan identificar desde el principio un signo como marca y, de no protegerlo, competidores poco escrupulosos podrían aprovecharse de la reputación y esfuerzo del que será posteriormente titular de la misma hasta que le fuera posible la prueba y aceptado el reconocimiento del secondary meaning.

Por su parte, la Tercera Sala de la OAMI, en la ya mentada resolución del caso “Orange”, permite la posibilidad de registrar previo al uso un color muy específico para un producto o servicio muy específico. Igualmente lo acepta el TJCE en el caso “Libertel” aunque sólo en circunstancias excepcionales y en los casos mencionados por la OAMI. Por consiguiente se puede afirmar que cuanto más arbitrario o inusual sea el color y más limitada sea la gama de productos sobre la que se solicita, el color gozará de mayor fuerza distintiva y posibilidades de acceder al registro como marca.

Asimismo, la sentencia del TPI[14] sobre el propio caso “Orange” establece los criterios que deben observar los signos de un solo color o de combinación de colores para poder ser reconocidos, previo a su uso, como distintivos. Dicha resolución, como también la del TJCE en el caso “Libertel”, señala que el carácter distintivo de un singo “sólo puede ser apreciado, por un lado, en relación con los productos y servicios para los que se solicita el registro y, por el otro, en relación con la forma en que el público interesado lo percibe”. De este modo, como se ha expuesto durante este estudio, el signo podrá considerarse distintivo en al medida en que el público lo identifique con el origen empresarial, debiendo tal carácter ser originario. Por ello, cuando se trate de un público específico que dispone de un nivel de conocimientos y atención más elevados que el público en general –y más aun cuando sea especialista- será más fácil que aquél pueda apreciar y servirse del signo –color- al momento de elegir en virtud de su facultad diferenciadora. Así, el Tribunal sostuvo que el color naranja respecto de instalaciones para el tratamiento de semillas y productos agrícolas, al utilizarse frecuentemente tanto para señalar semillas tratadas como en maquinaria, no permite al público interesado distinguir de forma inmediata y con certeza los productos de la demandante de aquellos de otras empresas coloreados de otras tonalidades naranjas.

Además, el Tribunal puso de manifiesto varias especialidades respecto de los servicios. Al ser éstos de naturaleza incoloros –opuestamente a los productos- no se les aplica en sí mismos el color. Sino que éste, en la medida en que es el resultado de una elección arbitraria, no aporta a los servicios ningún valor sustancial, por lo que será más fácil que el público distinga cuándo se trata un mero elemento decorativo y cuándo de un indicador del origen comercial de los mimos.

Por otro lado, la sentencia hace alusión a la escasa capacidad comunicativa de una marca de color único, pues carece de elementos gráficos adicionales y no permite identificar por sí sola al titular como presentador de servicios. Sin embargo, esta reducida capacidad no es óbice para que goce de carácter distintivo. En la misma se señala que “no es necesario que el signo solicitado informe con precisión de la identidad del prestador de servicios”, sino que “basta con que la marca permita que el público interesado distinga el servicio que designa de los que tienen otro origen empresarial”. Finalmente, la sentencia acaba por reconocer el carácter distintivo del color naranja respecto de servicios de asesoría técnica sobre el sector de las semillas al haberse solicitado para unos servicios determinados una tonalidad específica, quedando muchos otros colores para servicios iguales o similares. De lo expuesto parece razonable deducir una mayor predisposición del TPI a reconocer la distintividad del color como marca respecto de servicios que asociado a productos.

6. El secondary meaning

A diferencia de ciertos colores específicos que respecto de productos y servicios determinados son apropiadas para distinguir desde el inicio la procedencia empresarial, existen otros que ab initio carecen de tal capacidad. Aquéllos cumplen todos los requisitos y sortean todas las prohibiciones absolutas mientras que los segundos si bien se incluyen en la delimitación conceptual de marca pueden incurrir en una o varias prohibiciones absolutas sin que ello sea un obstáculo insalvable para que puedan ser considerados como marcas. Los primeros son inherentemente distintivos al contrario que los otros, en los que tal distintividad debe ser otorgada por el público destinatario, es decir, que mientras que las originariamente distintivas son aquellas marcas a las que el ordenamiento jurídico reconoce de forma abstracta y teórica capacidad para distinguir, las sobrevenidamente distintivas son aquéllas en las que el ordenamiento reconoce los efectos sicológicos de asociación signo-origen que el uso de la marca ha producido en el público.

Esto se basa en que, como bien indica el abogado Ignacio M. Barroso[15], el carácter distintivo de una marca no es fijo e inmutable, sino que puede sufrir cambios decisivos a lo largo de la vida de ésta en virtud de diversas circunstancias, como el uso que de la misma se haga. Este cambio podrá suceder en dos sentidos.

Como apunta el profesor Marco Alcalá[16], el secondary meaning supone el fenómeno contrario a la vulgarización del signo. Éste consiste en la pérdida por una marca dotada de capacidad distintiva –ya sea originaria o sobrevenidamente- de tal cualidad porque con su uso y el transcurso del tiempo deviene en un signo común para designar el género de productos o servicios. El citado autor define el fenómeno del secondary meaning como: “la mutación semántica, simbólica o incluso conceptual de sus [las del signo] cualidades iniciales, o mejor dicho, de sus disfunciones en torno a su ausencia de distintividad, que le llevan a adquirirla a posteriori, básicamente a través del uso como marca de dicho signo, de manera que su promoción, difusión y publicación contribuyan a modificar su percepción por parte del público interesado, hasta el punto de irlo asociando poco a poco con determinados productos o servicios, y conferirle así esa aptitud diferenciadora de la que carecía en principio, por habérsele atribuido un segundo significado”.

Se le llama significación “secundaria” porque existe un significado o concepto “primario”: el gramatical o natural del signo. Mediante el uso del signo en el comercio adquiere un nuevo significado o una nueva simbología, que le hace capaz de distinguir el origen –y posiblemente el prestigio- empresarial de los productos o servicios a los que se asigne. De esta forma, el nuevo significado del signo asociado a tales productos o servicios prevalece a la propia significación “primaria”. Por lo tanto, el término “secondary” no debe entenderse en relación a su importancia sino al momento en que surgió.

Tanto la Legislación española como la comunitaria[17], contemplan la posibilidad de que una marca que per se carecía de aptitud distintiva la adquiera a posteriori por el uso que se haya hecho de ella.

La distintividad de una marca puede sobrevenir tanto antes como después de su inscripción en el registro. En el primer supuesto, le serán aplicables los artículos 5.2 LM, 3.3 de la Primera Directiva y 7.3 RMC, los dos primeros para el registro nacional –en España ante la OEPM- y el último para el comunitario –OAMI-. En caso de recurso, respecto de la Oficina española deberá interponerse ante la jurisdicción contencioso-administrativa y en relación con la europea ante la Sala de Recurso de la OAMI[18]. Sin embargo, respecto del secondary meaning como instrumento de sanación a posteriori de una marca registrada incursa en una causa de nulidad absoluta, serán aplicables los artículos 51.3 LM para la marca española y el 51.2 RMC para la marca comunitaria; por lo que la jurisdicción competente cambiará para la primera y será la civil pero no para la segunda, que continuará siendo la propia OAMI.

Apunta Marco Alcalá que, en ausencia de normas específicas, “la carga de la prueba de la distintividad sobrevenida recaerá sobre quien la alegue, es decir, el solicitante o el titular de la marca, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 217 LECiv”. La misma dirección en cuanto a la carga puede deducirse del artículo 61.2 RMC, pues dispone que las partes “deberán pronunciarse”. Existirá libertad de medios de prueba y el órgano que resuelva, de acuerdo a la sentencia del TJCE sobre el caso “Chiemsee”, deberá realizar una valoración global y ponderada de aquéllos en su conjunto, sin que ninguno revista una excesiva prevalencia sobre los demás o resulte decisivo[19] –como, por ejemplo, pone de manifiesto el citado autor respecto de las pruebas demoscópicas o las del nivel de esfuerzo económico y promocional-.

Marco Alcalá infiere de la interpretación del artículo 5.2 LM –que tiene un enunciado similar o idéntico al de la Directiva y el Reglamento Comunitario- dos requisitos básicos para estimar la adquisición de la distintividad sobrevenida: (1) un uso previo del signo a título de marca para lo que, según el autor, basta “con una utilización meramente publicitaria del signo” –lo cual parece muy razonable- y (2) la adquisición de un carácter distintivo o “que el signo o marca en liza inicialmente faltos de distintividad hayan llegado a ser relacionados con unos determinados productos o servicios en el sector de mercado en el que concurran, atendiendo a la percepción de una parte sustancial y significativa del público interesado cuando no su completa totalidad”.

Posteriormente, el mencionado profesor distingue entre distintividad sobrevenida y los conceptos de notoriedad y renombre. Esta distinción es importante pues muchas veces se han confundido tales conceptos, lo que podría llevar a restringir gravemente uno o a ampliar excesivamente los otros. Mientras que el primero significa una convalidación del carácter distintivo de un signo los otros suponen un reforzamiento de uno ya por sí distintivo respecto de un determinado sector del mercado –notorias- o de la inmensa mayoría del público en general –renombradas-. El signo notorio o renombrado ya era antes marca y, por tanto, distintivo. Sin embargo el sobrevenidamente distintivo no gozaba antes de tal carácter y, además, no tiene por qué ser notorio. Una marca notoria o renombrada habrá necesariamente surgido de una originaria o sobrevenidamente distintiva, pero para alcanzar el secondary meaning no es necesario que la marca sea notoria o mundialmente conocida.

En el plano jurisprudencial, la STJCE (caso “Chiemsee”) de 4 de mayo de 1999 constituye una importantísima referencia para el estudio del fenómeno de la distintividad sobrevenida, pues establece criterios que permiten argumentar y concluir que un signo ha adquirido de manera sobrevenida distintividad por el uso que de él se haya hecho.

La citada Sentencia dispuso que para apreciar la adquisición sobrevenida del carácter distintivo de la marca deben tomarse en consideración factores como la cuota del mercado poseída por la misma, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales. El Tribunal de Luxemburgo fue tajante al afirmar que si a la vista de tales elementos los sectores interesados, o al menos una parte significativa de éstos, identifican, gracias a la marca, el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, debe llegarse a la conclusión de que cumple los requisitos legales para ser marca.

Respecto de la concretización de esta teoría a las marcas de color único y dejando para sucesivos apartados lo relativo a la combinación de colores, es menester indicar que la aplicación del secondary meaning a tales marcas ha sido expresamente reconocida por la OAMI en el caso “Options”[20] –aunque conforme a tal resolución sería prácticamente imposible inscribirlo ab initio, lo que como se ha expuesto ha sido posterior y elocuentemente matizado y corregido-. Asimismo, la mentada Oficina concedió –en el llamado caso “Lila”- a la empresa Suchard –fabricante de chocolates Milka- la marca de color lila[21] (morado claro), tras demostrar que un amplio sector del público consumidor identificaba los productos de chocolate en cuyos envoltorios figuraba de forma predominante el color lila, con el fabricante de los mismos. Así se recoge en la Resolución  del caso “Lancôme parfums et Beaté & CIE”[22]: “el color lila de Milka, al que se refiere la requirente en su exposición de motivos, por ejemplo, ha sido publicado como marca comunitaria para los productos de chocolate de Kraft Jacobs Suchard AG sobre la base de su uso habitual en el comercio”.

Por su parte TJCE en el asunto “Libertel Groep” admitió la posibilidad del carácter distintivo sobrevenido, trasladando las conclusiones de la sentencia del caso “Chiemsee”) al supuesto del color como marca.

7. Requisitos de inscripción

Los artículos 26.1 RMC y 12.1 LM establecen los requisitos generales de la solicitud de registro de marca –comunitaria y española respectivamente-, a saber: una instancia para el registro de marca; las indicaciones que permitan identificar al solicitante; la lista de productos o de servicios para los que se solicite el registro; la reproducción de la marca. Estos requisitos son matizados por la Regla 1 del artículo 1 del Reglamento comunitario de Ejecución del RMC[23] y por el artículo 1 del Reglamento interno –español- de ejecución de la LM[24] –ambos en idéntica literalidad- que deberán ser observados a la hora de cumplimentar dicha solicitud. Además será necesario pagar el depósito y las tasas. Sólo cuando la solicitud cumpla estas condiciones se podrá fijar la fecha de presentación (artículos 27 RMC y 13 LM respectivamente).

No obstante –como sucede también respecto de los requisitos generales- la especial naturaleza de este tipo de marca se traduce en una especificación de la manera de cumplimentar los requisitos establecidos en los Reglamentos de Ejecución. La Regla 3 del Reglamento 2868/95 y el artículo 2 RD 687/2002 disponen que cuando se solicite el registro en color será necesaria la reproducción del mismo en hoja a parte en un rectángulo de dimensiones determinadas –apartados 2 y 5 en ambas normas-, se indicarán los colores que figuren en la solicitud –apartados 3 y 5- y “se podrá añadir la referencia a un código de color reconocido” –apartado 5-.

La Resolución de la Sala Tercera de la OAMI en el asunto “Orange”[25] –consolidada jurisprudencialmente por la STJCE 6 de mayo de 2003- ya concretó varias condiciones que en la solicitud de marca de color único debían concurrir. En primer lugar, como resulta evidente señalar, la exigencia de la representatividad gráfica de la marca -que en las de color como se ha expuesto cobra total obligatoriedad- es fundamentalmente un requisito de carácter formal –aunque también material según lo dicho anteriormente- que encuentra su justificación en la necesidad de inscribir la marca en un registro[26]. Requisito más específico es que, atendiendo al principio de certeza, el contenido de una solicitud deba quedar inequívocamente determinado desde el principio, pues de lo contrario podría resultar el efecto negativo de hacer extensivo el monopolio de uso del color a otras tonalidades próximas o similares[27] o, en palabras de la OAMI, “más allá de lo razonable”, corriendo el riesgo de agotar los colores disponibles para los competidores. Así, por ejemplo, la Oficina comunitaria denegó la inscripción, al limitarse la solicitante a adjuntar a su solicitud una hoja de papel en que describía por escrito el color reivindicado utilizando únicamente el término genérico “orange” sin ninguna indicación adicional, pues cabría imaginar un número infinito de tonos cromáticos, que en el citado caso, comprenderían desde el oscuro al claro y desde el amarillento al rojizo. Al no tratarse de un tono de color muy específico –sólo “naranja”- la resolución expone que podría impedirse su registro en virtud de los motivos de denegación absolutos recogidos en las letras b), c) y o d) del apartado 1 del artículo 7 RMC.

La sentencia del Tribunal de Justicia que resuelve el caso “Libertel” señala unas condiciones respecto de la representación gráfica ya antes precisadas por la sentencia Sieckmann[28]; ésta debe ser: “clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva”. Estas características son de gran importancia pues en la medida en que se exijan se estará protegiendo la libertad, la Competencia y a las marcas actuales y futuras, pues no se protege aquéllas concediendo una protección excesiva a unas pocas sino otorgando una protección razonable y limitada a las que se ajusten a tales criterios, no privando a la competencia de instrumentos eficaces para ganar mercado.

Por otro lado, el TJCE indicó que puede reputarse válida la descripción verbal del color, siempre que tal descripción esté formada a su vez por caracteres. Como correctamente apunta la Doctora Domínguez Pérez en el artículo referido anteriormente, parece difícil admitir que una descripción verbal de un color pueda cumplir válidamente con la exigencia de que sea duradera, pues llevará siempre implícita un componente subjetivo (en virtud de este argumento lo mismo se podría predicar respecto de la objetividad de la representación). Más problemático aún es la concurrencia en esta técnica del requisito de la precisión, pues por muy bien descrito que esté un color, tal descripción seguro comprenderá varías tonalidades. Además, en todo caso, la Regla 1 del artículo 1 del Reglamento comunitario de Ejecución del RMC y el artículo 1 del Reglamento interno exigen la “reproducción en color de la marca” y añaden: “también se indicarán, por escrito…”. Ante el tenor literal de la actual redacción de estos artículos no es posible afirmar jurídicamente que la mera descripción verbal cumpla con el requisito de la reproducción gráfica.

Por otro lado, el TJCE expresa razonablemente que una muestra de color puede no ser suficiente para cumplir válidamente el requisito de la representación gráfica del color, puesto que la muestra puede alterarse con el paso del tiempo por la acción de diversos agentes como la luz o el aire. Además, como señalan los doctores Pelease Capell y Solanelles Batlle (artículo indicado) la luz ambiental, la posición del signo, el color general del local, el contraste con los objetos o signos colindantes –y no digamos ya el soporte y el color de la estructura donde éste se apoye- inciden también sobre el color.

A este respecto, la profesora Domínguez señala la existencia de otras alternativas electrónicas o digitales, pero indica que aún no puede decirse que haya alcanzado un grado de desarrollo tal que las convierta en un medio absolutamente eficaz para la representación duradera del color. El verdadero problema en esta cuestión no reside tanto en el software –que también-, pues los programas actuales son muy precisos a la hora de definir el color como en la plasmación o reproducción por el hardware, al poderse obtener lecturas distintas según el procesador, la tarjeta gráfica, la pantalla o la impresora, pudiendo influir el equipo en general, incluso el programa –software- en concreto que lo reproduzca. Por tanto sería necesario –para cumplir el mencionado requisito- señalar en la solicitud el equipo exacto con todos los componentes que pudieran influir y el programa con el que se diseñó, lo que nos llevaría al absurdo de tener que reproducirlo en tales circunstancias en el caso de necesitar compararlo con otra tonalidad. No parece que exista todavía un sistema electrónico o digital lo suficientemente fiable como para reproducir con exactitud –provengan del equipo o programa que sea- los finos matices de las distintas tonalidades.

Respecto de los códigos de identificación, la sentencia se pronuncia reconociendo que constituyen una representación gráfica precisa y estable. Además, añade que es un válido instrumento para subsanar la falta de precisión o de durabilidad de la descripción verbal o de la muestra. En este punto los doctores Pelease Capell y Solanelles Batlle proponen varias posibilidades. Una de ellas es el mentado código numérico. Ni la OAMI, ni el TPI ni el TJCE se han, siquiera, inclinado por uno de los distintos sistemas que existan ni –como indican los autores citados- parece que haya que limitarse a uno de ellos. No obstante habrá que indicar el sistema concreto en la solicitud.

Otra posibilidad es la definición numérica de tonalidades según un código de tres números o variables (tono y saturación). Podrían también emplearse varios procesos para determinar el color como la combinación de luz de distintas longitudes del espectro o mediante el procedimiento inverso, es decir, una espectrometría que establezca la intensidad de radiación reflejada como una función de longitud de ondas.

No obstante, y al margen de los distintos códigos y sistemas de definición objetiva de los colores, considero que la posición correcta y más protectora de la libertad de uso y de la competencia sería la de exigir en las solicitudes de marcas de color único la cumplimentación cumulativa de la descripción verbal, muestra de color y código numérico u otro sistema objetivo, preciso y duradero de definición de tonalidades. La descripción verbal serviría como marco general que centrara la solicitud en un solo color, pues el sistema de definición no tiene por qué indicarlo y la muestra puede ser confusa por situarse entre dos colores (por ejemplo azul verdoso o marrón amarillento). De esta forma, según el primer color utilizado en la descripción se podría observar el color predominante o más importante para el solicitante (por ejemplo en el “azul verdoso” el azul y en el “verde azulado” el verde), respecto del cual se centraría la protección y constituiría un marco delimitativo que contextualizara a la muestra y al código. No creo, de otra parte, que fuera una exigencia muy costosa la de introducir en la solicitud, por ejemplo, la expresión “azul marino”, “azul turquesa” o, simplemente, “verde oscuro”. Es también, como se ha expuesto un requisito recogido en ambos Reglamentos.

La muestra –aunque no duradera ni precisa- serviría como ejemplo aproximativo y como referencia respecto de la que comparar otra posible marca en colisión. Es, igualmente, un requisito recogido en los dos Reglamentos.

Finalmente, la inserción de un código numérico o sistema objetivo de definición es fundamental y necesario –aunque en las normas se regula como mera posibilidad- en virtud del principio de certeza y de los requisitos de precisión, objetividad y durabilidad, pues es el único medio que los cumple. No parece que el coste conjunto de reflejar estos elementos en la solicitud suponga un coste excesivo –fundamentalmente si se compara con los de diseño de la marca, publicidad, productos o servicios a los que se asigna o, incluso, con las tasas- y poco justificado, pues sería considerablemente mayor el daño que la protección excesiva de la marca de color único, por su imprecisa definición, causaría a la Competencia –quien sufriría una desventaja estratégica- y al mercado en general cuyo funcionamiento podría verse afectado.

8. La combinación de colores

En multitud de ocasiones la jurisprudencia y la doctrina se han pronunciado sobre la capacidad para distinguir de una combinación de colores. Ésta no deja de ser una variante del color como marca, aunque ya no se trata de un color en sí sino de la específica combinación de varios obviamente en relación con determinados productos o servicios.

En estos casos la jurisprudencia de la OAMI, del TPI, del TJCE e, incluso, la del TS español –reproduciendo a los anteriores- suelen seguir una determinada estructura en el análisis de los casos. En primer lugar estudian la distintividad por separado de cada uno de los colores incluidos en la combinación para, posteriormente, dedicarse al análisis general del carácter distintivo del conjunto de la combinación. A este respecto, llama la atención el profesor Marco Alcalá –en la obra de colaboración dirigida por el catedrático Bercovitz Rodríguez-Cano- que en la legislación española (Ley 17/2001 de Marcas) se ha tipificado directa y expresamente el supuesto de distintividad global de un conjunto de elementos individuales no distintivos (artículo 5.3 LM). Como indica el citado autor, suele ser más habitual –como sucede en el ámbito comunitario y la mayoría de Estados europeos- que esta excepción constituya una construcción jurisprudencial sobre la interpretación de las prohibiciones relativas a la falta de distintividad del signo.

Añade que, por otro lado, suelen tratarse de “marcas débiles, de escasa virtualidad ofensiva frente a marcas posteriores idénticas o similares”, por lo que no se concede un monopolio de uso respecto de cada uno de los componentes que la forman, pues no son distintivos, sino sólo se le otorga respecto del conjunto, siendo admisibles otras marcas compuestas por alguno de tales elementos no protegidos individualmente.

Así, por ejemplo, en la sentencia del TPI que resuelve el asunto “Combinación de colores naranja y gris”[29] –en relación con productos mecánicos, motosierras, cortacésped eléctricos, aparatos de limpieza a alta presión, entre otros-, el Tribunal analiza en primer lugar la distintividad del color naranja. A este respecto señala que aunque tal color se haya indicado precisa y objetivamente a través de un código numérico (pantone 164c), éste es el empleado “para advertir del peligro de las piezas de las herramientas” y “el matiz especificado no presenta una diferencia con los colores comúnmente utilizados o que pueden utilizarse para los productos designados que sea perceptible por el público pertinente” –pues éste conserva una imagen imperfecta de los mismos-. De entrada, dice el Tribunal, el naranja por sí solo no goza de función indicativa del origen comercial de los productos en cuestión.

Por otro lado, examina el color gris sobre el cual declara –en conformidad con la resolución anterior de la OAMI- que “dicho color se confundía con los materiales, metálicos o plásticos, que componen los productos de que se trata”, por lo que el gris se percibirá “como el resultado de un proceso de fabricación o como un mero acabado en color”. En los mismos términos se pronuncia la sentencia del TPI sobre el caso “colores verde y gris”[30] –que se solicitaron en relación con productos de jardinería-, indicando que el gris “no presenta ninguna particularidad que permita al consumidor pensar que no es el color natural de la materia o que se trata de una mera coloración de dicha materia o del envasado”.

Respecto al verde expresa que “se utiliza habitualmente para los productos de que se trata y, por consiguiente, no constituye un elemento que pueda considerarse y memorizarse”.

Por su parte, al realizar el análisis del conjunto ambas sentencias y –más claramente- la del TJCE de 24 de junio de 2004 (“colores azul y amarillo” respecto de productos destinados a la construcción) señalan que “la mera yuxtaposición de dos o más colores sin forma ni contornos o la mención de dos o más colores en todas las formas imaginables, como la que constituye el objeto del asunto principal, no reúne los requisitos de precisión y de permanencia exigidos por el artículo 2 de la Directiva”. El TJCE explica que al poder tal combinación adoptar numerosas distribuciones distintas, no permite al consumidor percibir y memorizar una combinación concreta que pueda utilizar para repetir, con certeza, una experiencia de compra, así como tampoco permiten a las autoridades competentes y a los operadores económicos conocer el alcance de los derechos protegidos por el titular de la marca. Y éste es sin duda el factor más importante, puesto que el gran problema de inscribir dos o más colores en infinitas combinaciones es que se podría estar con ello protegiendo a todos los colores juntos y separados, pues una combinación sin duda podría ser el fondo de un color con un reducido punto de otro dibujado en una recóndita esquina del signo.

El propio Tribunal atribuye –en consonancia con lo expuesto anteriormente- a la autoridad competente en materia de registro el deber de examinar si la combinación de que se trata reúne todos los requisitos exigidos, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso, incluyendo, cuando proceda el uso de la marca –que en relación con las combinaciones trataremos a continuación-.

El TJCE concluye reconociendo la posibilidad de que “los colores o combinaciones de colores presentados en una solicitud de registro de forma abstracta y sin contornos” –cuyos tonos se designan por medio de la referencia a una muestra del color y se precisan con arreglo a un sistema de clasificación de los colores reconocido- puedan constituir una marca a los efectos del artículo 2 de la Directiva siempre que cumplan dos requisitos, a saber: (1) que “se determine que, en el contexto en el que se emplean, tales colores o combinaciones de colores se presentan efectivamente como un signo” y que “la solicitud de registro implique una disposición sistemática que asocie los colores de que se trata de manera predeterminada y permanente”.

Pero la citada sentencia del TPI de 9 de julio de 2003 llega aun más lejos, estudiando el efecto del secondary meaning sobre la combinación de colores. La demandante alegó que la combinación había logrado el carácter distintivo mediante la sistemática distribución de los colores en el uso del signo, de forma que el color naranja se reservaba para los elementos superiores y externos del producto, mientras que los inferiores coloración gris. El TPI estimó que tal combinación de colores no había adquirido distintividad, pues la alegada distribución de los mismos no respondía a criterios sistemáticos, sino más bien se debía a una simple yuxtaposición de colores que cumplía una mera función estética. Asimismo añadió que la diversidad e irregularidad de las formas y de los volúmenes de los productos no permitían obtener una coloración que reprodujera, de manera sistemática, el esquema de reparto mencionado. El Tribunal dedujo tal conclusión a partir de los productos presentados en la vista que, al tener una configuración irregular era imposible o no se realizaba una coloración siguiendo el referido esquema. Por tanto, era imposible que el público destinatario encontrara en los productos un signo permanente que asociara los colores de manera homogénea y predeterminada. Se puede decir, por consiguiente, que en la combinación de colores, el requisito de la posibilidad de una efectiva distribución sistemática de los mismos afecta al secondary meaning, de tal manera que si aquella es imposible o, simplemente, no se da, el signo devendrá incapaz de obtener distintividad sobrevenida mediante el uso.

El TPI explicó que el efecto de diferenciación de un signo no puede deducirse del llamado “efecto gama”, consistente en sugerir al consumidor que varios productos tienen el mismo origen comercial porque su apariencia externa repite por lo general colores comunes[31]. El público no percibirá en la combinación de los colores –en este caso- naranja y gris un signo indicativo de que los productos que adoptan esta coloración proceden de la misma empresa, sino que la percibirá más bien como un mero acabado de los productos.

De otro lado, al contrario que los Tribunales comunitarios que han elaborado una colorida –por utilizar una expresión en relación a la materia- y bastante precisa doctrina, la jurisprudencia española no ha tenido en general ocasiones de pronunciarse sobre el color por sí solo como marca o sobre la combinación de aquéllos. Una excepción a este desértico panorama es la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de marzo de 2006. Esta sentencia reproduce procedentemente la estructura y la doctrina del TJCE. Se pronuncia sobre la solicitud de una compañía farmacéutica que pretende registrar los colores crema y verde (el primero dibujado en la mitad inferior y el otro en la superior) pero dentro de una forma de cápsula típica de medicamentos o productos farmacéuticos. Sin embargo, según lo que expone la solicitante, no se reivindicaba a título particular la forma de cápsula, sino tan sólo los colores dispuestos como se ha expresado. El TS correctamente argumenta que en este caso los colores van asociados a una determinada forma (la representación tridimensional de una cápsula cilíndrica redondeada en sus extremos) y el análisis en conjunto requiere el análisis de la forma, pues será ésa su manera de presentarlos ante los consumidores. Tal forma debe considerarse usual y generalizada de los productos farmacéuticos. Además, analizando los colores separadamente de la forma tridimensional, se trata de colores que “o bien tienen un carácter básico, por sí mismo o en sus tonalidades cercanas, o bien cada uno de ellos y su combinación conjunta no tienen nada de inhabitual en la presentación de productos farmacéuticos”. Añade la sentencia que “de prosperar la tesis de la demandada se limitarían considerable e indebidamente en el mercado farmacéutico las posibilidades de comercializar cápsulas bicolores, restricción desproporcionada cuando el efecto individualizador y distintivo del medicamento bien puede asegurarse mediante marcas protegidas que incorporen otros elementos denominativos o gráficos”.

Por su parte, la demandada alegó –con criterio muy cuestionable- que el público asociaba, en este caso, la combinación de crema y verde delimitada por la forma usual de la cápsula cilíndrica y redondeada en sus extremos a los antidepresivos; a lo que el Tribunal acertadamente objetó que “incluso en esa hipótesis […] no sería posible la reivindicación a título exclusivo de la citada combinación por parte de una determinada empresa dado que con ella no se distinguiría el origen empresarial de los productos sino su funcionalidad o eficacia farmacéutica, esto es, sus específicas propiedades antidepresivas”.

El TS concluye determinado que la marca estaba incursa en la prohibición absoluta de registro recogida en los apartados g) y b) del artículo 11.1 de la Ley de Marcas –pues se trataba de combinación de colores usuales delimitada por una forma habitual respecto de los productos señalados- y que el signo carecía de la aptitud distintiva suficiente para identificar a los procedentes de una sola empresa.

Permitiéndome un ligero excurso sobre el asunto -más apropiado para otro estudio tal vez relativo a la marca tridimensional- del color delimitado por una forma determinada, en palabras del doctor Fernández-Novoa, el color podrá contribuir “a reforzar la aptitud distintiva de una forma banal o per se poco distintiva”. No obstante a que en otros casos no sea más que un mero elemento accesorio, en el supuesto analizado por el TS no era ya que no tuviera la determinada combinación suficiente relevancia o virtualidad como para dotar al conjunto de distintividad, sino que carecía absolutamente de ella.

9. Consideraciones finales

Considero –al igual que la jurisprudencia y la mayor parte de la doctrina- que el color per se o las combinaciones de colores pueden tener el carácter distintivo referido a la Directiva, al Reglamento y a la Ley de Marcas pues es posible –aunque en escasas situaciones- que con la simple percepción del color el público la asocie a un determinado origen empresarial. Así, cualquier usuario de móviles español que observe un elemento de un verde iridiscente sobre un fondo azul oscuro seguro lo identificará instantánea e inconscientemente a Movistar, o cualquier consumidor europeo de chocolates que perciba el color lila, lo identificará con Milka.

Algo distinto es que el cumplimiento de los requisitos generales concretados y de inscripción sea difícil y no accesible para todas las marcas –más para las de color único que para las combinaciones-; o que la inscripción ab initio sea, a su vez, más complicada que cuando se ha producido un uso efectivo y potente a nivel publicitario y comercial (y es que respecto de un color con significación secundaria lo difícil no será inscribirlo, pues por el sólo hecho de tenerlo le hace distintivo, sino alcanzar tal distintividad sobrevenida); o que, además, cuando se trate de productos sea aun más complicado de inscribir de cuando sean servicios –que gozan de naturaleza incolora-.

Tanto las Oficinas europeas y la comunitaria como el TPI y el TJCE deberán exigir escrupulosamente el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos señalados para no producir un daño, incluso irreparable, a la Competencia y al desenvolvimiento del mercado; pero es inobjetable que el público puede memorizar colores de marcas –aunque no en su precisa y exacta tonalidad- y que el color es un claro instrumento de competencia que el Derecho no debe imposibilitar ni sobreproteger.

10. Bibliografía

• “Comentarios a la Ley de Marcas”, Bercovitz Rodríguez-Cano, Thomson Aranzadi edición 2003.

• “Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas”, González-Bueno, Thomson-Civitas edición 2003.

• “Tratado sobre derecho de marcas”, Fernández Novoa, Marcial Pons edición 2004.

• “El color per se como marca en la doctrina de la OAMI”, Actas de Derecho Industrial 1998, tomo XIX.

• “El color y las formas tridimensionales en la nueva Ley española de Marcas”, Actas de Derecho Industrial 1989-90, tomo XIII.

• “Tutela del color como maca: especial referencia al carácter distintivo del color”, Profesora Domínguez Pérez, Actas de Derecho Industrial 2003, tomo XXIV.

• Página Web de la OAMI: http://oami.europa.eu.

• “El uso y la fuerza distintiva de la marca”, del Abogado Ignacio M. Barroso, publicado en togas.biz; página: http://www.togas.biz/articulos/Prop-Industrial-e-Intelectual/Propiedad-Industrial--Patentes-y-Marcas/El-uso-y-la-fuerza-distintiva-de-la-marca.html.

• Todas las sentencias y resoluciones expuestas. Fuentes: http://www.curia.eu/jurisp, http://www.poderjudicial.es/jurisprudencia, http://www.laleydigital.es.

Javier Martínez Simón

Abogado